特許の攻撃と防御、そして交渉

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特許の攻撃防御、そして交渉

自社で持てば武器になるが他社から攻撃されることもある。白黒つけるより、どこかで折り合う。手札を見極めて、交渉に臨む。

供給元にどうやって要求するか|Indemnificationの実際

前回のエントリでは、供給品に起因して特許侵害を主張された場合に、供給元に対して、何を根拠にしてどこまで要求できるのかについて、できるだけ全体像が見えるように説明しました。

今回は、実際に特許侵害を主張されたときに、どのように供給元に対して補償交渉を行っていくのか、開始の実際について書いてみたいと思います。

被疑製品と対象特許の関連度をはかる

特許侵害を主張されている特許(対象特許)と被疑製品は、訴状なり警告書なりに記載されています。それがどの程度詳細に書かれているのかは、場合によりけりです。

対象特許は番号で特定されますので明らかですが、主張元がその特許の正当な権利者で、特許侵害を主張する資格があるのか、また、対象特許の維持費用がちゃんと支払われていて現存しているのかについてはちゃんと調べなくてはいけません。また、被疑製品については、例示の場合も多く、「例えば○○シリーズなど、対象特許を侵害する製品」とかで済まされていることも多いため、被疑製品の範囲も自社で見極めておく必要があります。

訴状などにどのように書かれているにしても、特許権者が主張することを鵜呑みにするわけには行きませんので、特許自身を調べるとともに、特許の内容と例示された被疑製品から、関連度をはかる作業を行います。

具体的には、まず、対象特許の特許請求の範囲を要素(「構成要件」と呼びます)に分解します(これを、「構成要件に「分説」する」と呼びます)。そして、構成要件の中で、対象特許発明の特徴部分=従来技術との差異はどこなのかを、特許明細書を読み込んで当たりをつけていきます。

最初の段階での作業は、訴訟等の全体の感触をつかみ、対応方針を立てるために行うものです。従って、あまり詳細に踏み込んで時間をかけたくありません。このため、明細書の読み込みだけで特徴部分のあたりをつけられるのが望ましいのですが、特許によっては特徴部分がどこなのかがさっぱりわからないケースもあり(米国特許では往々にしてこのようなことがあります。被疑侵害者泣かせです。)、そのような場合には、出願経過を取り寄せて(相当古いものでなければ特許庁サイトから電子データのダウンロードができます。日本でも米国でも。)、出願から特許に至るまでに特許庁から出された拒絶理由と、それに対する出願人の応答を見て、出願人が何をどのように主張して最終的に特許となったのかを確認し、その点が特徴部分だろうと推測します。

次に、各構成要件が被疑製品にある(ありそう)かどうか、ある場合には、その構成要件に該当する部品やモジュールのあたりをつけます(ここではこれらを「関係部品」と呼びます)。そして、それらが自社で設計や製造をしている内製品なのか、他社からの購入品なのかを特定します。ここでも、厳しく関係を判定するというよりは、特許権者がどう主張してくるかを考えて粗めに判断します。例えばこんな感じ。

製品abc
/ 構成要件 特徴部分 該否 関係部品 内製
A ... CPU ×
B ... CPU ×
C ... ファームウェア
D ... アンテナ ×
製品def
/ 構成要件 特徴部分 該否 関係部品 内製
A ... HDD ×
B ... コントローラ ×
C ... コントローラ ×
D ... インターフェイス ×

次に、特許の特徴部分に対応する関係部品が内製でない場合には、その関係部品の供給元を調べます。被疑製品が複数ある場合には、すべてについて調べますが、特許が広い機能をカバーしていると、関係製品が多くなり、供給元も多くなるため、時間がかかることが多いです。また、特許の成立が古いと、過去から遡って調べる必要があり、これまた数が増えて時間がかかることが多いです。

上記の製品abcの例では、特許の特徴部分は購入品であるCPUと自社製であるファームウェアの協働です。ここでは、CPUの供給元を調べます。また、製品defの例では、特許の特徴部分はコントローラの内部処理のようです。ここでは、コントローラの供給元を調べます。この2例のように、構成要件が被疑製品の複数部品のいくつかにまたがっていることが多いのですが、場合によっては、CPUやコントローラ、あるいはHDDなどの1つの関係部品の中で完結していることもあります。こんな感じですね。

製品ghi
/ 構成要件 特徴部分 該否 関係部品 内製
A ... CPU ×
B ... CPU ×
C ... CPU ×
D ... CPU ×
製品jkl
/ 構成要件 特徴部分 該否 関係部品 内製
A ... コントローラ ×
B ... コントローラ ×
C ... コントローラ ×
製品mno
/ 構成要件 特徴部分 該否 関係部品 内製
A ... HDD ×
B ... HDD ×
C ... HDD ×
D ... HDD ×

関係部品と対象特許の関連度

上記のように調べていくと、その案件における関係部品と対象特許の関連度が見えてきます。制御や処理ステップを含むタイプの発明の場合も考えると、おおよそ以下のように類型化できます。

  1. 特許の構成要件すべてが1つの関係部品の中で完結されている。
  2. 特許の特徴部分は、すべて1つの関係部品の中にある。
  3. 特許の特徴部分は、1つの関係部品と、ソフトウェア(ファームウェア)の協働で実現されている。関係部品とファームウェアの供給元は別である。
  4. 特許の特徴部分は、1つの関係部品と、ソフトウェア(ファームウェア)の協働で実現されている。ファームウェアは内製である。
  5. 特許の特徴部分は、ソフトウェア(ファームウェア)により実現されている。ファームウェアは内製である。

上記の5類型のうち、5は供給元に補償を求める余地がありません。1~4については、実際に補償してもらえるかどうか、確度にかなり開きがありますが、ひとまず補償を要求してみる方向で動き出します。まずは、洗い出した供給元との契約の確認です。

供給契約に基づく通知

洗い出した供給元が複数社あれば、そのすべてについて、供給契約の特許補償条項を確認します。前回のエントリで述べたように、供給元の責任発動条件として、買主には早期の通知義務が課せられているのが通常です。通知義務も契約によってバリエーションがありますので、該当契約での通知方法についてまず確認し、契約に則って通知を行います。この時点で、契約関係で落とし穴になりやすい点としては、以下のようなものがあります。

  1. 供給元と自社の間に直接の契約関係がない。商社などを経由、あるいは、製造委託先が購入している。
  2. 供給元は過去の取引先であり、現在は取引がない。
  3. 取引はあるが、契約を締結していない(書面の「契約書」がない)。
  4. 特許補償条項が存在しない。

1.供給元との間に直接の契約がない

取引口座開設の関係や、部品メーカーからの要請など、種々の事情で直接の契約先が製造元ではないことも珍しくありません。このような場合には、契約に基づいた通知は、契約の相手方に行う必要があります。

商社などの場合、技術情報を持っているわけではありませんし、特許侵害の該当性や、責任の有無について自ら判断できるわけではありませんので、そのまま製造元にリレーされます。このような場合には、金銭的な補償は契約の当事者である商社などが行い、技術的なサポートについては直接製造元にコンタクト窓口を設定されることもあります。

製造委託を行っている場合、自社で部品を購入し、製造委託先にその部品を供給して製造させることもあれば、製造委託先に部品の購入も含めて委託することもあります。製造委託先が他社から同種の製品を受託していると、自社で部品購入をするよりもボリュームが大きくなり、ディスカウントがきく、というメリットもあります。後者の場合、部品の供給元との間には直接契約がありませんので、製造委託先との契約の中でカバーすることになります。この場合も、製造委託先から関係部品の供給元へ補償要求はリレーされます。

なお、被疑製品を製造委託をしている場合、構成要件と部品との関係がどうあれ、製品全体についての補償要求を製造委託先にできるかどうかという問題が別途あります。OEM供給品のように、製造委託先が自ら開発設計した製品を丸買いし、自社ブランドをつけて売るといったケースであれば、当然ながら補償要求は可能です。しかし、自社で開発設計をしていて、その指示に従って製造していただけ、となれば、責任は自社にあることになり、補償要求はできません。問題は、この中間になるケースが多いということで、一部は自社設計、一部は製造委託先の設計である場合の責任の分担をどのようにするのかはよく問題になります。典型的な補償条項の除外条件では、「委託者の指示による場合」とされていることが多いのですが、どの程度であれば「指示」なのかで揉めることも多く、仕様の出し方、委託の内容など、実情に合わせて具体的にブレークダウンした契約文言にしておきたいところです。

2. 供給元との間に現在は取引がない

現在取引がなくなっているといっても、過去に供給をうけた製品であれば、責任がなくなるわけではありませんから、契約に基づいて通知は行います。取引が終了し、契約自体も終了している場合には、念のため、そうした補償条項が契約終了後も残存しているかどうか確認しておきましょう。残存していないとすると、根拠がなくなるため、かなり交渉は難しくなると覚悟した方がよいでしょうが、この段階では、供給品に基づくものであるから当然そのような義務はあるとして、通知は行います。

相当古い取引先の場合、その会社が既に消滅していたり、買収されていて買収先にはもうその供給品の後継製品すら取り扱いがなかったりすることもあります。会社の事業が全く変わってしまっていて、窓口すら不明な場合もあります。会社が消滅してしまっている場合には諦めるより仕方がありません。買収や事業の形態の変更により窓口不明の場合には、一応、承継しているであろう現在の会社の代表者やgeneral counsel宛に通知を行います。が、このケースでは、回答が得られる可能性はかなり低くなります。どちらかというと、「合理的な努力をしました」と社内に報告するための通知発送という色合いが強くなります。

3. 取引はあるが、契約を締結していない(書面の「契約書」がない)

継続的に供給を受けているのにもかかわらず、書面で契約が結ばれていないというケースも存在します。事業部門間では条件に合意し、すぐに契約も結ぶつもりで取引を開始したが、お互いの雛形条項による契約条件で折り合いがつかず、取引は順調に進行しているにもかかわらず、契約交渉が暗礁に乗り上げてしまった、といった事情が多いようです。ビジネスが良好な間は、契約書がなくても特に問題も起きないため、どこかで交渉が中断してしまうと、担当者も忘れてしまってそのまま放置されていたりします。

このような書面の契約なしで供給を受けている場合には、注文書の裏面に発注条件などが書いてあればそれが適用されますが、それもない場合もあります。国によっては契約が書面になっていることを要求されたりします。そうでなくても、口頭の合意によって契約の存在を言い立て、その中で主張するとか、いずれにしても補償要求は相当厳しくなります。とはいえ、この場合も、供給品に基づくものであるから当然そのような義務はあるとして、通知は行います。

法務担当者としては、このような事態にならないように、取引開始前に契約がちゃんと書面化され結ばれるように目配りをし、支援をしていく必要があります。

4. 特許補償条項が存在しない

特許補償条項は、供給契約にはつきもの、と認識していますが、20年以上昔に締結されたまま自動更新になっていた「取引基本契約書」を、補償要求の必要に迫られて見返したところ、何回読み返しても第三者の知的財産権を侵害した場合についての条項が見当たらなかったことがあります。古い契約だからといって特許補償条項がないのが通常だったとは思わないのですが、牧歌的な時代ということでしょうか。

こうした場合にも、契約書がなかったり終了していて条項が残存していなかったりするケースと同様に、補償要求は相当厳しくなりますが、ひとまず、供給品に基づくものであるから当然そのような義務はあるとして、通知は行います。

このようなことがあり得ますので、あまり自動更新に頼らず、定期的に継続的な契約も見直すことが必要ですね。

発信者は誰にするか

以上のように、通知を出すべき供給先が整理されると、次は実際の通知の発信です。ここで、誰から誰に出すのか、ということを考えなくてはなりません。

発信者は

海外で訴訟になっている場合には、代理人弁護士から発信するか、会社名で発信するかを検討します。供給元が同時に同じ対象特許で提訴されている場合には、代理人弁護士から発信してもらい、その後のやりとりも弁護士同士でしてもらった方がスムーズです。また、供給元自身が被告でなくても、同時期の複数の被告の共通の供給元である場合にも、代理人弁護士を噛ませた方がよいでしょう。この後、共同防衛のためのグループが組成されることが多く、それは弁護士間のコミュニケーションになるためです。その他の場合には、供給元との関係からケースバイケースで考えればよいでしょう。海外での訴訟であっても供給元が日本企業であれば、会社名で出すことも多いと思います。

会社名で発信する場合の発信者は、特別な事情がない限り、この業務を担当している知財部門・法務部門の部門長名で出せばよいでしょう。本文中や末尾に実際の担当者名と連絡先を記載し、今後のやりとりがスムーズになるようにしておきます。

特別な事情としては、急に法務部長名で契約に基づいた要求書が送られてきたら相手が驚いてしまうので避けたい、という事業部門側の要請があるような場合が考えられます。こうしたときは、通常の窓口から発信してもよいのですが、その後なんどもやりとりを繰り返すことになりますので、初回はそのような発信をするにしても、担当の法務・知財側での窓口を明らかにし、以降のやりとりは直接できるように要請します。

なお、以前は事業部門から上記のような要請があることが多かったように思いますが、最近は、通知自体に慣れてきている会社が増えたようで、あまり「そういう驚かせるようなことはやめてもらいたい」と言われることもなくなりました。とはいえ、法務・知財からの正式要請に加えて、取引窓口からもフォローを入れてもらうと、その後がスムーズに運びます。

宛先は、まず契約上の指定に従う

契約上、通知の宛先が明示されていれば、それに従って発信します。日本の契約の場合は、実際の取引を行っている部門同士のことが多く、海外企業相手の契約の場合は、契約管理部門(法務など)が指定されていることが多いようです。

但し、契約が古いままだったりすると、宛先の部門や担当が変わってしまっている可能性が高くなりますので、実際の取引が継続しているのであれば、取引窓口からのフォローをしっかりしておきましょう。

契約上に宛先条項がない場合

契約上に通知の宛先が記載されていない場合には、取引が継続中であればその窓口に出します。上述したように、既に取引がなく、供給品を取り扱っている部門すら不明な場合には、会社の代表者やgeneral counselを宛先にします。

供給元から見ればこちらは顧客です。顧客サイドから見れば、通常取引の窓口が最も有効にプレッシャーをかけやすい要求先と言えます。供給元の社内でも、窓口部門から法務・知財へプレッシャーをかけてくれることも期待します。

通知の内容

名宛人と発信者が決まりました。具体的な通知の内容はどのようなものになるでしょうか。

文章の体裁は通常の書簡と同様ですが、最低限盛り込みたい要素は、以下のようなものです。

  • 特許侵害訴訟・警告がなされたこと(原告/警告元を明示します)
  • 対象特許の番号と名称
  • 供給品が関連しているようであること(対象となる供給品の型番の例示)
  • 契約○条に基づき、責任を果たしてもらいたい
  • 担当者の連絡先

上述したように、契約上に条項がない場合は条文を引用できませんので、契約名だけを持って来て、供給元としての責任において、とかなんとかぼかしておきます。契約がない場合にも、これまた取引を継続していることと供給元としての責任を強調しておきます。

なお、契約上の責任発動条件が、訴訟の提起である場合でも、技術的な見解を求めたいことがあります。その場合には、上記の「責任を果たしてもらいたい」に代えて、「貴社の見解をお知らせ頂きたい」にします。

回答期限

通知の中に回答期限を入れるかどうかは、好みの問題というか、どちらでもよいと思います。期限を入れるのであれば、2~3週間の余裕を見ます。期限が入っていれば、回答へのプレッシャーにはなります。ただ、この手の通知に梨の礫という会社は多くありません。ひとまず担当者を明らかにして、1週間程度で受領通知を送ってくる場合が多いと思います。

設定した期限を超えても回答がなかったり、期限を設定せずに3週間を超えた場合には、リマインダーを送ります。

なお、責任を求めるかわりに技術的な見解をもとめるタイプの通知書を送った場合には、見解自体が帰ってくるには相当の時間がかかります(少なくとも1ヶ月、場合によっては数ヶ月)。長期間放置されないようにするために、先方の担当窓口がわかるように、回答期限と求める回答を工夫する必要があります。

補償交渉の開始

通知に答えて供給元から回答が来れば、そこから補償交渉のスタートです。

通知の段階では、供給品の型番の詳細までは整理できていないことが多く、全型番のリストを添付するまではやらないのが通常です。このため、受領通知において、供給元から、対象となる供給品をリストするように求められることが多いです。

リストを提供した後、供給元において、リストされた供給品と対象特許を付き合わせ、技術的な解析を行い、補償の必要性を判断していくプロセスが開始されます。技術的な見解や、補償の必要性についての見解が出てくるには、数ヶ月かかることも珍しくありません。

また、上述のように、買主側としては、通知を行わなかったために補償を受けられない、という事態を避けるため、疑わしきは責任有りというスタンスでとりあえず通知は出しておけ、となりがちです。売主側も、その辺の事情は分かっていますから、こちらは逆にとりあえず責任はない、から始めようとします。この両極端な立場から歩み寄るための交渉が補償交渉であるため、双方に負荷がかかります。

補償交渉は、特許侵害紛争本体とは異なり、基本的には取引関係が継続している中での交渉になります。できれば、双方にとってあまり負荷のない形で、今後の取引にも影響なく解決したい性質のものです。

以前と比べると特許侵害紛争の発生はさほど珍しいことではなく、自社で製品のすべてを内製することが減ってきているため、補償交渉はさらに増えています。毎回1から交渉するのではなく、契約の段階で事前に歩み寄っておく、織り込んでおく、という考え方もあると思います。

社内調整も肝心

社内において、特許侵害クレームを供給元が面倒を見てくれることに対して期待が大きくなることがあります。特に、当初の通知は全面的に責任を取れ、くらいの勢いで書きますので、真に受けてしまうと、期待が過大になります。

上述のように、これに対する供給元の回答としては、渋くなりがちという傾向がありますから、社内の期待を変に盛り上げないように、特許の内容と供給品の関係をしっかり理解してもらい、どのあたりを目指すのか、合理的な解決はどのあたりなのかについて、社内的な合意を事前にとっておくのも重要です。これができないために、補償交渉が暗礁に乗り上げることも少なくありませんので、注意しましょう。

実際の補償交渉の類型

以上のようにして、補償交渉が開始されるわけですが、相当のバリエーションがあります。類型化して整理できるとよいと思いますが、まだ自分の中でも整理されていないので、機会を改めたいと思います。