ポジションとインパクト
訴訟になる、ならないに関わらず、特許侵害で争いになるのは３つです。
- 被疑製品が、対象特許の権利範囲に入っているのか
- 対象特許は、有効なのか
- 損害賠償額はいくらなのか
1と2を自社の強さを表す「ポジション判断」、3を自社の事業に与える影響「インパクト判断」として、対応方針を決めていきます。
独立というより相互に影響するパラメータ
被疑侵害者という立場に立たされた当事者からすると、１，２，３の全ては相互に関連していて、独立して考えることはできません。
訴訟の場では、1や2が片付かないのに3の話になることはありませんが、1と2はどちらを先にすべき、と決まっているわけではありません。
「1.特許の権利範囲に入っているのか？」が、Noであれば、そこで話は終わりです。わざわざ、その特許が有効なのかどうかを考えるまでもありません。
逆に、「2. 対象特許は、有効なのか？」がNoになってしまうのなら、権利範囲に入っているかどうかを考えるまでもない、とも言えるでしょう。
また、1も2も、資料を集める、分析する、主張を組み立てる、と精緻に行っていく必要があります。時間も費用もかかります。ということは、ケースバイケースで、1か2のうちで、より容易な方を先に進める、力を割く方がコストパフォーマンスに優れています。
もっと言えば、「3. 損害賠償額」の算定の元となる被疑製品のこれまでの販売額が実はとても小さくて、数パーセントの料率を掛けたとしても小さな金額にしかならないのであれば、1や2を綿密にやるためのコストの方が上回ってしまうかもしれないのです。こうした場合に、どこまで力をかけて作業をすべきなのかは常に考える必要があります。
そういう意味で、1も2も3も相互に関連していて、1つずつ終わらせて考える、というわけにはいかないのです。
権利範囲に入るかどうかは０か１ではない
「１. 特許の権利範囲に入るかどうか」は、特許の権利範囲を決めている文章：「特許請求の範囲」を要素に分割し、被疑製品が全ての要素を備えているかどうかで決まります。
言葉とモノとを比べることになるので、両者が同じと言えるのかには解釈の幅があります。一方の極には、どの要素もばっちり同じ、ごめんなさいとしか言えないようなものがあり、他方の極には、誰が見ても明らかに、要素の１つ２つが足らない、「それはないでしょう」と言いたくなるようなものがあるのです。
前者を5段階評価で5とし、後者を1とすると、1から5の中に、すべてのケースが収まるわけですが、争いになるようなものは、3や4だったりするのです。つまり、最後まで、どちらに転ぶか分からないわけです。
有効か無効かもデジタルには判断できない
「2. 対象特許は、有効なのか？」は、その特許が出願された時よりも前に、ほぼ同じ技術アイデアが既に存在していたかどうかで決まります。
既に、特許庁でその点については審査がなされた上で特許となっているものですから、それをひっくり返すだけの技術資料を探し出し、説得しなければなりません。
技術資料は、主に文献です。特許公報のこともあれば、論文やマニュアルなどのこともあります。言葉とモノとを比べるよりは易しいような気もしますが、同じ技術思想を同じ言葉で書いてあるとは限りませんし、技術常識だったりすると、正面から書いてある文献が見つからなかったりします。
とすると、その特許よりも以前の有力な文献を見つけたとしても、それが誰が見てもその特許を無効にするほど強力かどうかは場合によります。これも、1と同じで、一方の極には、ばっちり同じことが書いてある先行技術文献が見つかった、というものがあり、他方の極には、全然類似の文献が出てこない、というものがあります。有効性の強さを5段階で表せば、前者が1で後者が5となります。
先行文献は、権利範囲の広さにも関係する
2.の有効性を左右する文献を調べていくと、対象特許を無効にすることまではできないけれど、使われている用語の意味を狭く解釈できる資料に当たることがあります。
このような資料があれば、有効性の強さは4や5だけれども、先行資料を使うことで、権利範囲が狭くなり、結果として被疑製品が特許の権利範囲に入るかどうかが4から2に引き下げられる、といったことが起こります。
総合的に判断する
1と2の判断結果をそれぞれ5段階で表したとすると、その掛け算で、結果は１～25になります。数字が高くなるほど、訴訟で敗訴する可能性は高くなります。早めに和解を申し入れ、考えられる損害賠償金額から減額交渉する方が賢明かもしれません。
数字が低ければ、勝訴する可能性が高くなります。相手が同じように考えていれば、低額で和解を持ちかけてくるかもしれません。費用を掛けて訴訟を進めるよりは、その方がよい、という判断もあり得ます。
相当簡略化すると、このような考え方になりますが、5段階評価自体に解釈の幅があり、自社で考えたことと相手が考えたことが一致するとは限りませんので、いくつかのシナリオを並行して組み立てつつ、最善は何か、と問うていくことを繰り返します。
